Anpassung der Beschreibung durch Streichung – (k)eine bloße Formsache?

Syndikuspatentanwälte der Siemens AG

Bei Änderungen von Ansprüchen lässt der Anmelder oder Patentinhaber in jedem Verfahrensstadium größte Vorsicht walten, um keine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikel 123(2) EPÜSelbstverständlich kann es außer zu einer unzulässigen Erweiterung gemäß Artikel 123(2) EPÜ bei Änderungen nach der Erteilung auch zu einer Schutzbereichserweiterung gemäß 123(3) EPÜ kommen. In diesem Artikel wird zur Vereinfachung nur die erstgenannte Erweiterung angesprochen. entstehen zu lassen. Üblicherweise betrifft dies das Hinzufügen von Merkmalen in den Patentansprüchen, wo eine möglichst wörtliche Offenbarung in den ursprünglich eingereichten Unterlagen von Vorteil ist, oder das Streichen von Merkmalen gegenüber der ursprünglichen Anspruchsfassung.

Eine unzulässige Erweiterung kann aber auch durch eine Änderung der Beschreibung herbeigeführt werden. Da das EPA bei einer Änderung der Ansprüche oftmals die Anpassung der Beschreibung durch Streichen von Passagen der Beschreibung fordert, soll diese Konstellation des Streichens von Beschreibungsteilen näher betrachtet werden.

Unzulässige Erweiterungen aufgrund von Beschreibungsanpassungen

Eine Auslegung der Patentansprüche unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen ist stets vorzunehmen, also auch in Fällen, in denen der Wortlaut der Patentansprüche eindeutig zu sein scheintG 1/24; UPC_CoA_335_2023 NanoString v 10x Genomics; BGH X ZR 43/13 Rotorelemente. Dies gilt es, bei der Anpassung der Beschreibung im Kopf zu haben. Unter anderem in den im Folgenden aufgeführten Fällen könnte es durch die Streichung von Beschreibungsteilen zu einer unzulässigen Erweiterung kommen, wenn sich das Ergebnis der Auslegung der Ansprüche hierdurch in der Weise ändert, dass es über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht:

• Streichen eines Teils der Beschreibung, welcher eine Definition eines in einem Anspruch verwendeten Begriffs enthält

• Streichen eines Teils der Beschreibung, welcher diesen Begriff nicht definiert, aber verwendet:
  Der Kontext, in dem der Begriff steht, sowie die hierzu vorhandenen Aussagen können einen Beitrag zur Auslegung des Anspruchs in Bezug auf diesen Begriff bilden.

• Streichen eines Teils der Beschreibung, welcher einen Begriff enthält, der zwar nicht in einem Anspruch verwendet wird, der jedoch in einer logischen Beziehung zu einem im Anspruch verwendeten Begriff steht:
  Beispiele hierfür sind Alternativen, Gegensätze, komplementäre oder sich ausschließende Begriffe. Auch die zu dem anderen Begriff getroffenen Aussagen können einen Beitrag zur Auslegung des Anspruchs bilden. Beispielsweise könnte ein Ausdruck, welcher einen Komplementärbegriff zu einem Begriff des Anspruchs darstellt, sehr breit formuliert sein, so dass denklogisch der Begriff des Anspruchs eng zu verstehen sein muss. Wird der Beschreibungsteil mit der Erklärung des Komplementärbegriffs gestrichen, so kann der Begriff des Anspruchs ein breiteres Verständnis erlangen.

• Streichen eines Teils eines Ausführungsbeispiels:
  Hierdurch kann sich der Sinnzusammenhang des verbliebenen Teils des Ausführungsbeispiels ändern. Aussagen oder Begriffe können nach der Streichung als aufeinander bezogen wirken, was vor der Streichung nicht der Fall war. Umgekehrt kann die Streichung auch dazu führen, dass zuvor als zum selben Ausführungsbeispiel gehörende Beschreibungsteile nun als separate Ausführungsbeispiele erscheinen.

Die obige Aufzählung ist rein beispielhaft und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr lassen sich eine Fülle von weiteren Konstellationen vorstellen, in welchen Streichungen von Teilen der Beschreibung als Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ gewertet werden könnten.

Problem trotz größtmöglicher patentanwaltlicher Sorgfalt?

Man könnte nun einwenden, dass man von gut ausgebildeten European Patent Attorneys doch erwarten kann, derartige Verstöße zu vermeiden. Diese Auswirkungen lassen sich aber in vielen Fällen zum Zeitpunkt der Streichung nicht absehen. Dies liegt zum einen daran, dass zum Zeitpunkt der Anpassung der Beschreibung nicht vorhersehbar ist, welche Begriffe z.B. in einem nachfolgenden Verletzungsrechtsstreit vom Gericht in welcher Weise ausgelegt und welche Beschreibungsstellen hierfür herangezogen werden. Zum anderen kann es in späteren Verfahren zur ebenfalls nicht antizipierten Hinzufügung zusätzlicher Anspruchsmerkmale kommen, für deren Auslegung erst dann bereits zuvor gestrichene Beschreibungspassagen relevant gewesen wären.

Mögliche Konsequenzen in nachfolgenden Verfahren

Die Folgen einer unzulässigen Erweiterung in Verfahren außerhalb des EPA sind weitreichend. Vor dem UPC oder nationalen Gerichten kann eine festgestellte unzulässige Erweiterung zu einem Widerruf oder einer Nichtigerklärung des Patents führen. Dies ist besonders schmerzhaft für den Patentinhaber, denn bei den betroffenen Patenten handelt es sich üblicherweise um Streitpatente in Patentverletzungsverfahren.

Das gleiche Widerrufsrisiko besteht auch in einem Einspruchsverfahren vor dem EPA, wenn zuvor die Anpassung der Beschreibung im Erteilungsverfahren erfolgte.

Beschreibungsanpassungen während des Einspruchsverfahrens und mögliche Konsequenzen

Darüber hinaus kann sogar eine im selben Verfahren vom EPA gebilligte Anpassung der Beschreibung im hierzu gehörigen Beschwerdeverfahren zur Zurückweisung der Anmeldung bzw. zum Widerruf des Patents führen. Hier soll beispielhaft auf das Einspruchsverfahren eingegangen werden, weil von diesem überwiegend Patente von überdurchschnittlichem Wert betroffen sindDas gleiche Problem besteht auch in einem Anmeldebeschwerdeverfahren, wenn die Beschreibung zuvor vor der Prüfungsabteilung angepasst wurde..

Wurde im Laufe eines Einspruchsverfahrens – gegebenenfalls von einer Beschwerdekammer – rechtskräftig über die Fassung der Ansprüche entschieden, so wird der Patentinhaber im Anschluss häufig aufgefordert, die Beschreibung an die Ansprüche anzupassen. Betrifft die aus Sicht des EPA erforderliche Anpassung ein Ausführungsbeispiel, so steht die Streichung von Teilen oder des gesamten Ausführungsbeispiels im Raum.

Vor der Einspruchsabteilung kann der Patentinhaber mehrere (Hilfs-)Anträge stellen, welche verschiedene Arten der Beschreibungsanpassung enthalten. Dies führt üblicherweise dazu, dass die Einspruchsabteilung eine dieser Fassungen als „ausreichend“ ansieht und eine entsprechende Entscheidung erlässt. Dies kann zwar in späteren Gerichtsverfahren zu den oben geschilderten Problemen der unzulässigen Erweiterung führen, aber zunächst ist das Patent noch in Kraft.

Brenzlig kann es für den Patentinhaber jedoch bereits in einem auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung folgenden Beschwerdeverfahren werden: Die Beschwerdekammer könnte unerwarteter Weise der Meinung sein, dass die zuvor von der Einspruchsabteilung akzeptierte geänderte Beschreibung mangelhaft ist, sei es aufgrund eines Verstoßes gegen Artikel 123(2) EPÜ oder weil die Beschreibung nicht weitgehend genug angepasst wurde.

Wie in zahlreichen Veröffentlichungen diskutiert, ist es für den Patentinhaber aufgrund der Vorschriften des Artikel 12 der VOBK nicht problemlos, im Beschwerdeverfahren zulässige Anträge zu formulieren (beispielhaft seien nur die sogenannten „carry over requests“ genannt). Gelingt es dem Patentinhaber in dieser Situation, in welcher die von der Einspruchsabteilung akzeptierte Beschreibungsanpassung aus Sicht der Beschwerdekammer „misslungen“ ist, aus prozessualen Gründen nicht, einen zulässigen Antrag zu stellen, führt dies zwangsläufig zum Widerruf des Patents durch die Beschwerdekammer.

Dies ist umso schmerzlicher für den Patentinhaber, da zuvor unter Umständen jahrelang ein aufwändiges Einspruchsverfahren geführt wurde. Wie oben bereits erwähnt, entscheidet oftmals eine Beschwerdekammer, dass der Anspruchssatz den Erfordernissen des EPÜ entspricht. Nachdem hiermit aus Sicht des Patentinhabers eine rechtskräftige Entscheidung über die Ansprüche existiert, welche das Patent vermeintlich „aus dem Einspruchsverfahren rettet“, widerruft dann gegebenenfalls die gleiche Beschwerdekammer zu einem späteren Zeitpunkt das Patent aufgrund der geschilderten Problematik der Beschreibungsanpassung.

Kritik und Ergebnis

Die oftmals vom EPA geforderte Anpassung der Beschreibung durch Streichung ist daher keine bloße Formsache. Stattdessen stellt der durch Streichung von Beschreibungsteilen entstehende potenzielle Widerrufs- bzw. Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung eine unangemessene Härte für Patentinhaber dar. Denn dies kann ohne weiteres zur Vernichtung wertvoller Patente führen. Durch die kritisierte Praxis des EPA drohen mithin die gleichen Risiken einer unzulässigen Erweiterung wie bei einer Anpassung des Anspruchs.

Um das genannte Risiko zu reduzieren, könnte es aus anwaltlicher Sorgfaltspflicht zur üblichen Praxis werden, auch bezüglich der Streichung von Beschreibungsteilen eine große Anzahl von abgestuften Hilfsanträgen zu stellen. Diese Anträge beginnen mit der Verweigerung jeglicher Streichung als Hauptantrag und sehen eine Streichung zunehmend längerer Passagen als Hilfsanträge vor. Nur dann wird erreicht, dass einerseits der Eingriff in die Beschreibung nur so umfangreich wie (aus Sicht des EPA) unbedingt notwendig und damit das Risko der unzulässigen Erweiterung so gering wie möglich ausfällt. Andererseits ist nur dann mit etwas größerer Wahrscheinlichkeit sichergestellt, dass zumindest einer der bereits in erster Instanz eingereichten Anträge von der Beschwerdekammer als nicht verspätet zugelassen wird, so dass eine Zurückweisung der Anmeldung beziehungsweise ein Widerruf des Patents durch die Beschwerdekammer unterbleibt. Würde dieser Empfehlung in der Praxis gefolgt, so stiege hierdurch der Aufwand für die Prüfungsabteilungen, Einspruchsabteilungen und Beschwerdekammern des EPA erheblich, aber auch für Anmelder / Patentinhaber.

Dass eine Streichung von Teilen der Beschreibung verzichtbar ist, zeigt die langjährige entsprechende Praxis von wichtigen anderen Patentämtern und Gerichten, wie dem DPMA, dem BPatG, dem BGH, und dem USPTO, ohne dass gravierende Nachteile dieser Praxis hervorgetreten wären.

Die Entscheidung, welche Teile der Beschreibung für die Auslegung eines (gegebenenfalls im Erteilungs- oder Einspruchsverfahren neu formulierten) Patentanspruchs relevant sind und welche nicht, sollte daher der Beurteilung erfahrener Verletzungsgerichte überlassen werden. Der Versuch, diese Frage im Massengeschäft der Anmelde- und Einspruchsverfahren durch Anpassungen der Beschreibung lösen zu wollen, ist viel zu aufwändig und keine bloße Formalie, sondern mit unangemessen hohen und unkalkulierbaren Risiken verbunden.

Aus diesen Gründen sollte das Streichen von Beschreibungsteilen als Mittel zur Anpassung der Beschreibung unterbleiben, um nicht ungewollt und in den meisten Fällen unvorhersehbar den Rechtsbestand des Patents zu gefährden. Es bleibt zu hoffen, dass die Große Beschwerdekammer in der Sache G1/25 diesen eigenwilligen Sonderweg des EPA beendet.

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